MARKA TESCİL BAŞVURUSU / MARKANIN MÜKERRER TESCİLİ / MARKANIN AYIRT EDİCİLİK FONKSİYONU / AYIRT EDİCİLİK

T.C.

YARGITAY
Onbirinci Hukuk Dairesi
E: 2005/1359
K: 2006/3136
T: 24.03.2006
MARKA TESCİL BAŞVURUSU
MARKANIN MÜKERRER TESCİLİ
MARKANIN AYIRT EDİCİLİK FONKSİYONU
AYIRT EDİCİLİK
556 s. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR… [Madde 5]
556 s. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR… [Madde 6]
556 s. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR… [Madde 7]
556 s. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR… [Madde 8]
556 s. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR… [Madde 9]
556 s. MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR… [Madde 42]
Taraflar arasında görülen davada A. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 05.10.2004 tarih ve 2004/484-2004/225 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin “J. W. Von Eicken Tradition” ibareli marka tescil başvurusunun sahibi olduğunu, yapılan başvurunun üçüncü şahıs adına kayıtlı “S. T.”markası nedeniyle 556 sayılı KHK.’nin 7/1-b ve f maddesi gereğince reddedildiğini, itiraz üzerine 7/1-f maddesi uygulamasından dönüldüğünü ancak 7/1-b maddesinin uygulanmasında ısrar edildiğini, oysa ki müvekkilinin marka yaratıcısı olduğunu ve bir Türk firmasına söz konusu markanın tescili hakkının tanınması halinde malın menşei konusunda yanıltıcı olacağını ileri sürerek TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 12.03.2002 tarih ve M-484 sayılı kararın iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davacının başvurusunu oluşturan ibarenin üçüncü şahıslar adına tescilli bulunduğu ve başvurusu yapılan markanın kullanıldığı malların da aynı olması nedeniyle davacının başvurusunun söz konusu mallar yönünden 556 sayılı KHK’nin 7/1-b maddesi gereğince tescilinin mümkün bulunmadığını, ayrıca sadece Enstitü aleyhine açılan bir dava ile davada taraf olmayan tescilli marka sahibinin haklarına engel olacak şekilde hüküm kurulamayacağını, bu nedenle davacının tescilli marka sahibi aleyhine de dava açması ve bu dava ile birleştirilerek gerçek anlamda taraf teşkili yapıldıktan sonra davanın esasına girilmesi gerektiğini, müvekkili Enstitü’nün yaptığı işlemleri hukuka uygun bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı şirketine ait ve yurtdışında tescilli markanın Türkiye’de S. A.Ş. adına tescil ettirildiği, uyuşmazlığa konu markadaki şekil ve ibarelerin asıl malikinin davacı şirket olduğu, KHK.’nin 8/3 ve 5. maddeleri anlamında da gerçek hak sahibi bulunduğu, bu durumda davacının uyuşmazlık konusu şekil ve ibarelerin adına tescili için başvuru yapıp, tescilini sağlayabileceği gerekçesiyle davanın kabulü ile, TPE Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 12.03.2002 tarih ve M-484 no’lu kararın iptaline karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Mahkemece, davacının marka başvurusunu oluşturan işaret ile başvurunun reddine neden olan ve 11.05.2000 tarihinden itibaren dava dışı S. A.Ş. adına tescilli 2000/9003 sayılı markanın 556 sayılı KHK.’nin 7/1-b bendi uyarınca benzer oldukları ancak, davacının aynı KHK. ‘nin 8/3. ve 5. fıkralarına göre işaret üzerinde öncellikli sınai hakkı bulunduğu, davacının tescile engel oluşturan 2000/9003 sayılı markanın hükümsüzlüğü için ayrı bir dava açmaya zorlanamayacağı ve mükerrer marka için tescil başvurusunun da TPE’nce reddedilemeyeceği gerekçesiyle TPE YİDK kararının iptaline karar verilmiştir.
556 sayılı KHK.’nin 5. maddesine göre marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, harfler…….gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Aynı KHK.’nin 6. maddesine göre de, bu KHK ile sağlanan marka korunması tescil yoluyla elde edilir. 556 sayılı KHK.’nin 7. ve 8. maddelerinde de marka tescilini mutlak ve nispi ret nedenleri düzenlenmiştir.
556 sayılı KHK ile hüküm altına alınan tanım ve ilkeler birlikte değerlendirildiğinde, ayırt edicilik fonksiyonu markanın en temel unsurudur. Çünkü, ayırt edicilik markanın üzerinde kullanıldığı bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini diğer teşebbüslerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan en önemli tescil şartıdır. Nitekim, bu unsura sahip olmayan işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği KHK.’nin 7/1-a bendinde de açıkça belirtilmiştir. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Türk Marka Hukukunda tescil sisteminde “öncelik ve marka tescilinde teklik” ilkesi geçerlidir. Bu ilke, tescilli bir markanın varlığı halinde, aynı veya benzer olan işaretin “mükerrer tesciline” izin vermez.
Dava konusu marka başvurusu, 556 sayılı KHK.’de değişiklik yapan 22.06.2004 tarih ve 5194 sayılı Yasa’nın yürürlüğünden önce yapıldığından, incelemenin de değişiklikten önceki madde hükümlerine göre yapılması gerekmektedir.
Başvuru tarihinde yürürlükte bulunan 556 sayılı KHK.’nin 7/son fıkrasına göre, bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mal veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanım ile ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (b), (c) ve (d) bentlerine göre tescili reddedilemez.
Yukarıda yazılı madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, 556 sayılı KHK.’nin 7/1-b bendine göre, mutlak ret nedeni oluşturan ve daha önceki bir tarihte tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış bir markanın aynısı veya ayırt edilemeyecek kadar benzeri bir işaretin aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetler için marka olarak tescil olunamayacağına ilişkin kuralın istisnası; aynı işaretin 7/son fıkrasına göre kullanımla ayırt edicilik kazanmış olması halidir.
Davacı, uyuşmazlık konusu marka tescil başvurusunun, “sigara emtiası” için dava dışı şirkete ait 2000/9003 sayı ile tescilli olan markanın varlığı nedeniyle reddedilmesi üzerine, TPE.’ne yaptığı itirazda;başvuruyu oluşturan işareti aynı emtia üzerinde Türkiye’de ilk kez 1995 yılında kullandığını, dava dışı şirketin tescilli markasının kendisinin yurt dışında da tescilli olan markasının taklidi olduğunu, işaret üzerinde öncelik hakkı bulunduğunu öne sürmüş olup dava dilekçesinde de aynı nedenlere dayanmıştır. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, davacı itiraz dilekçesinde tanınmışlık veya kullanımla ayırt edicilik nedenlerini öne sürmemiştir. Ayrıca, başvurunun TPE YİDK kararı ile nihai olarak reddedilmesi üzerine dava dışı şirket adına tescilli olan 2000/9003 sayılı markanın hükümsüzlüğünü talep etmeksizin TPE aleyhine işbu TPE YİDK kararının iptali davasını açmıştır.
Her ne kadar mahkemece, somut uyuşmazlıkta tescilsiz işaretten dolayı öncelik hakkına dayanan tarafın redde mesnet alınan markanın hükümsüzlüğü için dava açmaya zorlanamayacağı ve daha önceki tarihte başkası adına tescil edilmiş olan aynı veya benzer işaretten oluşan söz konusu markanın kullanımına karşı çıkmayarak, bunun yanında kendi adına da mükerrer tescil isteyebileceği görüşü benimsenmiş ise de bu kabul yerinde değildir. Şöyle ki;
556 sayılı KHK.’nin 8/3. ve 5. maddelerine göre, tescilsiz bir marka veya bir işaret üzerinde öncelikli sınai hak sahibi olanların itirazı üzerine, maddede yazılı koşulların oluşması halinde, bu işaretin aynı veya benzeri olan işaret başkası adına marka olarak tescil edilemez. Aynı KHK.’nin 42/1-b bendine göre de, 8. maddede sayılan koşulların gerçekleşmesi halinde başkası adına tescil edilmiş olan bir markanın hükümsüzlüğüne karar verilebilir. Böylece, 556 sayılı KHK ile öncelik hakkı sahibine ilk halde; başkasının yaptığı marka başvurusunu itiraz hakkı (nispi ret nedeni), ikinci halde de; marka tescil edilmiş ise hükümsüzlüğünü isteme hakkı tanınmıştır (hükümsüzlük nedeni). Bunun dışında tanınmışlık veya kullanımla ayırt edicilik iddiasına dayanmayan öncelikli hak sahibinin “mükerrer marka” tescilini isteme hakkı bulunmamaktadır.
Söz konusu madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, öncelik hakkı sahibi olan bir kişi, her ne kadar, tescilli marka sahibi aleyhine hükümsüzlük davası açmaya zorlanamaz ise de; “kullanımla ayırt edicilik” niteliğini iddia ve ispat edemediği sürece aynı veya benzer işareti kendi adına “mükerrer marka” olarak da tescil ettiremeyecektir.
Çünkü, istisnai haller dışında “marka tescilinde öncelik ve teklik” ilkesi 556 sayılı Markaların Korunması hakkındaki KHK.’den kaynaklanmaktadır ve kamu düzeni ile doğrudan ilgilidir. Yasa koyucu bu yolla piyasada aynı veya benzer mal ve hizmetler için mükerrer markanın varlığını önleyerek; nihai alıcı olan tüketicilerin iltibas suretiyle mal veya hizmetleri karıştırmasını ve yanıltılmalarını önleyerek korunmalarını amaçlamıştır. Kamu düzenine ilişkin bu düzenlemenin karşısında, başkası adına tescil edilmiş olan bir markayı oluşturan işaret üzerinde öncelik hakkı olan kişinin, sicilde kayıtlı markanın hükümsüzlüğünü isteyebileceği gibi isterse böyle bir dava açmaya zorlanmaksızın kendi adına da aynı veya benzeri işaretin mükerrer marka olarak tescilini isteyebileceği düşüncesi kabul edilemez.
Tescilli marka hakkı sahibinin, KHK’nin 9. maddesine dayalı olarak, aynı veya benzer işaret üzerinde öncelik hakkı sahibinin kullanımını engelleyip engelleyemeyeceği hususu ise ayrı bir durum oluşturur. Böyle bir yorumdan yola çıkılarak, 556 sayılı KHK’nin 8/3. ve 5. fıkralarının marka tescilinde öncelik ve teklik ilkesinin istisnasını oluşturduğu sonucuna varılamaz.
Açıklanan nedenlerle davanın reddine karar verilmesi gerekirken aksine düşünceler ile davanın kabulü doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle kararın BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir